Registro de marca nos Estados Unidos

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O registro de marca nos Estados Unidos é uma das providências mais importantes para as empresas que comercializam seus produtos e serviços no país, seja via exportação ou pelo estabelecimento de uma empresa americana.

O registro dá ao empresário o conforto de saber que sua marca não conflita com uma pré-existente, evitando processos com concorrentes. Além disto, o registro valoriza a marca, um importante ativo intangível de qualquer negócio.

De processamento relativamente rápido (entre seis e oito meses), o registro da marca é feito no United States Patent and Trademark Office e garante proteção nacional à marca, constituindo uma importante ferramenta de combate à pirataria e valorização do negócio junto ao mercado consumidor.

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Confira as respostas para as perguntas mais comuns sobre registro de marca nos EUA:

Qual órgão regula o registro de marca nos EUA?

O órgão que regula o registro de marcas nos EUA, em âmbito nacional, é o United States Patent and Trademark Office (USPTO), equivalente ao INPI no Brasil.

Quais as opções de registro de marca?

É possível fazer o registro da marca já em uso (actual use) ou da marca que se pretende usar no futuro próximo (intent to use). O registro pode ser apenas do termo escrito da marca (marca nominativa), apenas do logo (marca figurativa) ou do nome e logo (marca mista).

Quanto tempo demorar o processo de registro de marca nos EUA?

Não havendo oposição de terceiros, cerca de sete meses.

Quais as principais vantagens de ter o registro da marca?

São várias as vantagens. O registro da marca estabelece a presunção de legitimidade de seu uso por parte daquele que registrou, o que, por exemplo, evita que terceiros peçam a retirada do produto de circulação. Esta certeza de que não haverá problemas na comercialização do produto ou serviço dá ao empresário o conforto para investir na promoção de sua marca.

Além disto, a marca é um ativo importante da empresa. O registro garante estabilidade a este ativo, aumentando seu valor de mercado.

Por fim, a alfândega americana pode ser informada do registro da marca e partir de então fiscaliza a entrada ou saída de produtos que estejam utilizando esta marca indevidamente. Esta fiscalização alfandegária é uma importante ferramenta contra a pirataria de seus produtos.

O registro da marca protege a tecnologia/invenção ou o direito de reprodução do meu produto?

Não. O registro de marca (trademark) é a proteção dada a uma palavra, frase, símbolo, design, ou a combinação de todos estes elementos, que identificam e distinguem um produto e/ou prestador de serviço dos demais produtos e prestadores de serviços da mesma categoria. Em outras palavras, a marca é a identidade visual pela qual um produto ou serviço é reconhecido pelo consumidor, não devendo ser confundida com a tecnologia/invenção atrelada ao produto.

O registro de marca protege o endereço eletrônico da minha marca?

Não. O trademark é o direito de uso da marca em âmbito federal, registrado no USPTO, enquanto a proteção do endereço eletrônico (domain name) é feita através de registro específico nas registradoras de domínio credenciadas.

Quando são utilizados os símbolos ®, ™ e SM?

O símbolo ® após a marca é utilizado quando a marca possui registro deferido e ativo. Alguns países estrangeiros utilizam este símbolo para indicar que a marca foi registrada naquele país.

™ significa trademark e pode ser utilizado quando a empresa adota aquela marca como do seu produto e há um pedido de marca em andamento, ou até mesmo independentemente de ter feito o pedido de registro no USPTO.

SM significa servicemark e pode ser utilizado quando a empresa adota aquela marca como do seu seu serviço e há um pedido de marca em andamento, ou até mesmo independentemente de ter feito o pedido de registro no USPTO.

Quais os principais fatores que podem gerar o indeferimento do meu pedido de marca?

O maior fator de risco para indeferimento do registro é o potencial conflito com marca já registrada. Para julgar se há conflito, o USPTO deve utilizar-se do padrão de likelihood of confusion, ou seja, se as marcas conflitantes podem se confundir aos olhos do consumidor médio.

Outros fatores de indeferimento são, entre outros:
(I) Constituir apenas um sobrenome ou nome próprio;
(II) Constituir um termo meramente descritivo do produto ou serviço;
(III) Uma descrição geográfica da origem do produto ou serviço;
(IV) For um termo ofensivo;
(V) Um termo estrangeiro que, quando traduzido, é um termo genérico;
(VI) O título de um filme ou livro;
(VII) Um produto ou serviço meramente ornamental, ou seja, não é efetivamente usado.

O que é conflito/confusão de marca ("likelihood of confusion")?

O conflito de marca pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

(I) a marca é muito similar a alguma outra marca já conhecida ou registrada;

 

(II) o produto ou serviço objeto do pedido é apresentado ou descrito de forma
a causar confusão no consumidor, podendo fazê-lo acreditar que é proveniente
de outra marca.

Obs: a similaridade de marca pode ser visual, fonética ou semântica (mesmo significado ainda que traduzida a palavra), ou seja, qualquer semelhança que crie a mesma impressão comercial na cabeça do consumidor. Alguns exemplos:

O registro protege minha marca a partir de quando?

Se o pedido de registro de marca for deferido a contagem da proteção retroage, correndo desde a data do peticionamento.

O que é specimen?

Specimen é todo material que demonstra o uso efetivo da marca, como cartões de visita com a logo, produtos com a logo, site, etc.

A Drummond efetua pesquisa prévia a fim de identificar possíveis conflitos de marca?

Sim. Antes de efetuar o pedido de registro, a Drummond efetua uma pesquisa com o objetivo de identificar quaisquer potenciais conflitos de marca. Esta pesquisa é bom indicativo das chances de sucesso, mas não garante o deferimento do pedido. Além de conflitos com marcas registradas, nos EUA o direito costumeiro (common law) protege o direito de uso de marca por marcas não registradas, mas que são consideradas fortes e conhecidas no mercado.

Há garantias de que meu pedido de marca seja deferido? Há um percentual de chances?

O USPTO analisa os pedidos de registro caso a caso. Ainda que a pesquisa prévia realizada pela Drummond reduza os riscos de oposição, não há como garantir o deferimento do registro.

Após o deferimento do registro de marca, por quanto tempo minha marca estará protegida?

A marca estará protegida por 10 anos. Entre o 5° e 6° ano após a data de registro você terá que enviar uma declaração de uso da marca ou declaração justificada de não uso ao USPTO. Se a declaração feita for aprovada, sua marca permanecerá vigente pelos 10 anos contados da data de registro. Caso contrário, o registro será cancelado.

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