Suprema Corte dos EUA libera o registro de marcas com nomes “impróprios”

Por Pedro Drummond e Giulia Porto*

Uma das recomendações que damos a nossos clientes no início do processo de registro de marca nos Estados Unidos é escolher um nome que passe longe de polêmicas — ou seja, evitar palavras de baixo calão, mesmo que esse “baixo calão” seja só no aspecto sonoro. No entanto, tudo indica que esse será um conselho que poderemos descartar a partir de agora.

Isso porque a Suprema Corte Americana recentemente abriu precedentes para que marcas que contêm palavras, símbolos ou significado considerados vulgares, indecentes ou imorais possam ser registradas nos EUA. O que causou essa reviravolta foi o processo movido pelo empresário Erik Brunetti, quando teve o registro da marca FUCT rejeitado pelo USPTO (United States Patent and Trademark Office).

A palavra “fuct” apesar de não existente no vocabulário de língua inglesa, tem sonoridade similar a “fuck it” — um palavrão em inglês que dispensa traduções. Este era o argumento do USPTO, que estava agindo dentro de suas próprias regras ao rejeitar o registro dessa marca. No entanto, em defesa da marca Fuct Brunetti alegou que a posição do USPTO feria a garantia constitucional de liberdade de expressão. O processo teve início em 2011 e a decisão em favor do empresário só foi alcançada em junho deste ano.

Com o resultado do julgamento, abre-se um enorme precedente para a aceitação de palavras e imagens consideradas “imorais” e “escandalosas” pois vale lembrar que, nos Estados Unidos, o sistema jurídico vigente é o Common Law, o qual se fundamenta na lei não escrita, no direito jurisprudencial e nos costumes — diferentemente do Brasil, que segue o Civil Law, alicerçado na lei positivada e codificada.

A decisão da Suprema Corte em favor de uma marca cujo nome faz referência a um palavrão pode assustar. No entanto, é preciso apontar que esse julgamento é uma mensagem positiva em relação à liberdade de expressão e ao livre discurso, lembrando ao órgão de marcas e patentes a garantia trazida pela primeira emenda constitucional americana. Isso conduz, portanto, a novos ares para o cenário de registro de marcas nos EUA e possibilita que marcas até então vistas como proibidas vislumbrem o registro.

PEDRO DRUMMOND é advogado licenciado para a prática da advocacia no Brasil e Estados Unidos. Possui mais de 10 anos de atuação na assessoria jurídica para empresas multinacionais brasileiras e americanas. É sócio da Drummond Advisors, escritório especializado em transações internacionais.

GIULIA PORTO é bacharel em Direito pela PUC Minas e técnica em Administração de Empresas pelo Sebrae. É especialista em registro de marca nos EUA, atuando há mais de 3 anos na Drummond Advisors. Atua também na elaboração e revisão de contratos internacionais, abertura de empresas nos EUA e obtenção de vistos americanos de trabalho.

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Confira as respostas para as perguntas mais comuns sobre registro de marca nos EUA:

O órgão que regula o registro de marcas nos EUA, em âmbito nacional, é o United States Patent and Trademark Office (USPTO)equivalente ao INPI no Brasil.

É possível fazer o registro da marca já em uso (actual use) ou da marca que se pretende usar no futuro próximo (intent to use). O registro pode ser apenas do termo escrito da marca (marca nominativa), apenas do logo (marca figurativa) ou do nome e logo (marca mista).

Não havendo oposição de terceiros, cerca de sete meses.

São várias as vantagens. O registro da marca estabelece a presunção de legitimidade de seu uso por parte daquele que registrou, o que, por exemplo, evita que terceiros peçam a retirada do produto de circulação. Esta certeza de que não haverá problemas na comercialização do produto ou serviço dá ao empresário o conforto para investir na promoção de sua marca.

Além disto, a marca é um ativo importante da empresa. O registro garante estabilidade a este ativo, aumentando seu valor de mercado.

Por fim, a alfândega americana pode ser informada do registro da marca e partir de então fiscaliza a entrada ou saída de produtos que estejam utilizando esta marca indevidamente. Esta fiscalização alfandegária é uma importante ferramenta contra a pirataria de seus produtos.

Não. O registro de marca (trademark) é a proteção dada a uma palavra, frase, símbolo, design, ou a combinação de todos estes elementos, que identificam e distinguem um produto e/ou prestador de serviço dos demais produtos e prestadores de serviços da mesma categoria. Em outras palavras, a marca é a identidade visual pela qual um produto ou serviço é reconhecido pelo consumidor, não devendo ser confundida com a tecnologia/invenção atrelada ao produto.

Não. O trademark é o direito de uso da marca em âmbito federal, registrado no USPTO, enquanto a proteção do endereço eletrônico (domain name) é feita através de registro específico nas registradoras de domínio credenciadas.

O símbolo ® após a marca é utilizado quando a marca possui registro deferido e ativo. Alguns países estrangeiros utilizam este símbolo para indicar que a marca foi registrada naquele país.

™ significa trademark e pode ser utilizado quando a empresa adota aquela marca como do seu produto e há um pedido de marca em andamento, ou até mesmo independentemente de ter feito o pedido de registro no USPTO.

SM significa servicemark e pode ser utilizado quando a empresa adota aquela marca como do seu seu serviço e há um pedido de marca em andamento, ou até mesmo independentemente de ter feito o pedido de registro no USPTO.

O maior fator de risco para indeferimento do registro é o potencial conflito com marca já registrada. Para julgar se há conflito, o USPTO deve utilizar-se do padrão de likelihood of confusion, ou seja, se as marcas conflitantes podem se confundir aos olhos do consumidor médio.

Outros fatores de indeferimento são, entre outros:
(I) Constituir apenas um sobrenome ou nome próprio;
(II) Constituir um termo meramente descritivo do produto ou serviço;
(III) Uma descrição geográfica da origem do produto ou serviço;
(IV) For um termo ofensivo;
(V) Um termo estrangeiro que, quando traduzido, é um termo genérico;
(VI) O título de um filme ou livro;
(VII) Um produto ou serviço meramente ornamental, ou seja, não é efetivamente usado.

O conflito de marca pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

(I) a marca é muito similar a alguma outra marca já conhecida ou registrada;

 

(II) o produto ou serviço objeto do pedido é apresentado ou descrito de forma
a causar confusão no consumidor, podendo fazê-lo acreditar que é proveniente
de outra marca.

Obs: a similaridade de marca pode ser visual, fonética ou semântica (mesmo significado ainda que traduzida a palavra), ou seja, qualquer semelhança que crie a mesma impressão comercial na cabeça do consumidor. Alguns exemplos:

Se o pedido de registro de marca for deferido a contagem da proteção retroage, correndo desde a data do peticionamento.

Specimen é todo material que demonstra o uso efetivo da marca, como cartões de visita com a logo, produtos com a logo, site, etc.

Sim. Antes de efetuar o pedido de registro, a Drummond efetua uma pesquisa com o objetivo de identificar quaisquer potenciais conflitos de marca. Esta pesquisa é bom indicativo das chances de sucesso, mas não garante o deferimento do pedido. Além de conflitos com marcas registradas, nos EUA o direito costumeiro (common law) protege o direito de uso de marca por marcas não registradas, mas que são consideradas fortes e conhecidas no mercado.

O USPTO analisa os pedidos de registro caso a caso. Ainda que a pesquisa prévia realizada pela Drummond reduza os riscos de oposição, não há como garantir o deferimento do registro.

A marca estará protegida por 10 anos. Entre o 5° e 6° ano após a data de registro você terá que enviar uma declaração de uso da marca ou declaração justificada de não uso ao USPTO. Se a declaração feita for aprovada, sua marca permanecerá vigente pelos 10 anos contados da data de registro. Caso contrário, o registro será cancelado.

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